2012.12.01 - компания Carte Blanche Greetings Ltd (CBG) по соглашению предоставила компании AST-Release Holdings Limited неисключительную лицензию на использование изображения персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic, в продукции представляющей собой "Книги (тетради) с заданиями/упражнениями по темам...", с правом сублицензирования полученных прав (пункт 14).

2012.01.15 - AST-Release Holdings Limited выдала книжному издательству ООО "Издательство АСТ" (АСТ) сублицензию на использование изображения персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic, в продукции, представляющей собой "Книги (тетради) с заданиями/упражнениями по темам...".

2016.05.12 -  CBG стало известно, что АСТ в течение длительного времени использует в своей коммерческой практике изображение персонажа -- медвежонка Tatty Teddy (серый мишка с заплаткой и голубым носом), в частности, при оформлении (в иллюстрациях) книги "Первая книга девочки" (ISBN: 978-5-17-083884-4, тираж 3000 экземпляров).

2018.02.07 - Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) отказал CBG в удовлетворении исковых требований к АСТ о взыскании 2 млн. рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный №855249 и на изображение персонажа – медвежонка Tatty Teddy.

2018.04.05 - Девятый арбитражный апелляционный суд (9ААС) отменил решение АСГМ от 2018.02.07 и взыскал с АСТ в пользу CBG компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный №855249 в размере 150 тыс. рублей и компенсацию за нарушение исключительных прав на изображение персонажа в размере 150 тыс. рублей, отказав в удовлетворении остальной части требований.

2018.06.14 - Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2018.04.05 без изменения, а кассационную жалобу АСТ без удовлетворения.

ПОЗИЦИЯ ИСТЦА:
интересы истца представлял (по доверенности) Р.А. Пчелинцев.
медвежонок Tatty Teddy является популярным персонажем произведений, персонажем различных картинок, открыток, популярной игрушкой, используется в оформлении различных товаров, подлежит правовой охране, как самостоятельное произведение живописи, так и в качестве персонажа различных произведений живописи.
использование АСТ товарного знака и персонажа подтверждается бланком заказа книги, квитанцией об оплате заказа и копией страниц 1, 13, 15 и 64 книги.
CBG не заключала с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача прав на персонаж и товарный знак, истец не заключал, иным образом, права на персонаж и товарный знак не передавал.
принадлежность CBG исключительного права на персонаж произведения подтверждена трудовым договором от 2000.11.27 между CBG и автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом (Stive Mort-Hill), а также аффидевит Стива Морт-Хилла с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.
авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" (год первого опубликования -- 2003).
пункт 17.1 трудового договора устанавливает, что Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.
истцу принадлежат исключительные права на товарный знак по международной регистрации №855249, (зарегистрированный в отношении товаров 16-го класса МКТУ).

ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА:
интересы ответчика представлял (по доверенности) Т.Н. Алиев.
использование персонажа осуществлялось в соответствии с ранее заключенным договором между CBG и компанией AST-RELeaseHoldingsLimited.
суд апелляционной инстанции дал неверное толкование положениям пункта 2 статьи 1484 ГК, поскольку размещение спорного товарного знака не на самом титульном листе, а только лишь внутри книги не является способом использования товарного знака, в смысле данной статьи.
ответчик нарушил процедуру досудебного урегулирования спора в части взыскании компенсации за товарный знак.

ПОЗИЦИЯ СУДА 1 ИНСТАНЦИИ:
доводы CBG основаны не на нарушении АСТ исключительного права истца на персонаж, а на неисполнении лицензиатом (ASTRelease Holdings Limited) обязательств по лицензионному договору.
AST-Release Holdings Limited имела право на сублицензирование в пользу АСТ, следовательно использование персонажа Tatty Teddy со стороны АСТ было правомерным, осуществлялось на основании лицензии правообладателя.

ПОЗИЦИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ:
по сублицензионному договору АСТ имел право использовать не любое изображение спорного товарного знака и персонажа, а только такое изображение, которое было согласовано с правообладателем, все прочие изображения предметом договора не являлись.

ПОЗИЦИЯ СИП:
часть 3 статьи 1484 ГК устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливает, в соответствии с пунктом 3 статьи 1237 ГК использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.
9ААС не учёл что соглашение от 2012.12.01 между CBG и AST-ReleaseHoldingsLimited (согласно которому АСТ является согласованным сублицензиатом) распространятся на спорную книгу только при условии соблюдения следующих условий договора: пункт (а) статьи 10 этого договора, художественные решения, содержащие собственность компании, подвергаются письменному одобрению этой компании; пункт (а) статьи 11 договора лицензиат направляет компании и агенту для одобрения все эскизные проекты всех лицензированных изделий; лицензиат гарантирует, что все лицензированные изделия и прочее полностью соответствуют образцам, предоставленным в соответствии со статьей 11, и одобрены компанией (пункт (а) статьи 12 договора); правила одобрения образцов изложены в пункте (а) статьи 13 данного договора, где, в частности указано, что компания дает письменное одобрение посредством электронной почты, а до получения такого одобрения права не могут быть использованы лицензиатом; в случае отсутствия одобрения образцов со стороны компании в течение 21 дней, такие образцы считаются не одобренными.
ответчик не представил в суд доказательств того, что он не знал и не мог знать содержание указанных условий данного соглашения от 2012.12.01.таким образом, как верно отметил 9ААС, по сублицензионному договору ответчик имел право использовать не любое изображение спорного товарного знака и персонажа, а только такое изображение, которое было предварительно согласовано с правообладателем.
СИП отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что 9ААС неверно истолковал пункт 2 статьи 1484 ГК, поскольку, по мнению АСТ, размещение товарного знака не на титульном листе, а только внутри книги не является использованием спорного товарного знака. данная норма ГК устанавливает, что право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. перечень способов использования товарного знака является открытым. законодательство не регламентирует на какую именно часть товара (в том числе поверхность книги) должен быть нанесен товарный знак, чтобы имелись основания говорить о его использовании. расположение может быть на любой поверхности (части товара), которая доступна потребителю в процессе естественного (обычного) восприятия и использования данного товара (книги). независимо от какой-либо конкретной части товара, на которую нанесен этот товарный знак, он будет выполнять функцию индивидуализации самого товара. в отзыве на кассационную жалобу, истец верно отмечает, что применительно к такому товару как книга, ее внутреннее содержание, с точки зрения рядового потребителя, представляет не меньший интерес, чем обложка такой книги, а в информационном плане возможно даже больший. поэтому размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения изображения, не на обложке книги, а на ее страницах также, выполняет функцию индивидуализации данного товара (книги).
СИП также отклоняет довод кассационной жалобы о несоблюдении истцом досудебного порядка. пункт 7 части 1 статьи 126 АПК устанавливает, что к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 (утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 2015.12.23) устанавливает, что претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. установление обязательности досудебной стадии призвано обеспечить более оперативное, менее формализованное и затратное (в сравнении с судебным процессом) разрешение споров. законодательство не устанавливает каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с положениями части 5 статьи 4 АПК. претензия должна недвусмысленным образом говорить о наличии материально-правового спора, подлежащего урегулированию сторонами, а те вопросы, которые не урегулированы применительно к порядку досудебного урегулирования споров, могут быть реализованы сторонами по своему усмотрению. претензия истца, адресованная ответчику, содержит указание на совершенное ответчиком правонарушение -- реализацию им товара с несогласованным использованием объектов интеллектуальной собственности истца; предложение провести переговоры по досудебному урегулированию спора, а также указание на возможность взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца. таким образом, в претензии имеется однозначное указание на материально-правовой спор, связанный с нарушением предпринимателем исключительных прав истца на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности и подлежащий урегулированию сторонами, а также наличие в претензии предложение ответчику согласовать условия досудебного урегулирования этого спора в определённых законодательством рамках. СИП учитывает специфику рассматриваемой категории дел, связанную с требованиями о взыскании компенсации на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК, заключающуюся в том, что законодательством установлены лишь минимальный и максимальный пределы компенсации, которая может быть предъявлена к взысканию и взыскана судом, в связи с чем сумма компенсации определяется правообладателем по своему выбору, а в конечном итоге сумма взыскиваемой компенсации определяется судом исходя из характера нарушения. статьей 49 АПК предусмотрено право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. таким образом, судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что претензия, направленная истцом ответчику, в полной мере отвечает цели введения в арбитражное процессуальное законодательство обязательной досудебной процедуры урегулирования споров и у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для возвращения искового заявления компании на основании пункта 5 части 1 статьи 129 АПК. совершение спорящими сторонами досудебной процедуры урегулирования споров после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации ещё на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимости в судебном разрешении данного спора. сторонами настоящего судебного спора внесудебного урегулирования спора не было достигнуто и на стадии кассационного обжалования судебного акта суда апелляционной инстанции. учитывая это обстоятельство СИП считает, что представленные CBG доказательства направления в адрес АСТ претензии является достаточной для признания претензионного порядка соблюдённым.


список проблем

2.3.0. способы использования объектов исключительного права; договоры, связанные с распоряжением исключительным правом;

2.6.0. товарные знаки, другие виды средств индивидуализации и промышленной собственности (фирменные наименования, коммерческие обозначения, полезные модели и др.);

2.3.1. служебные произведения; договоры, связанные с распоряжением исключительным правом;

2.3.2. переработка и создание производных объектов (перевод, обработка, переделка, аранжировка, экранизация, постановка, инсценировка, изменение, модификация и др);

2.4.1. защита части произведения (в т.ч. названия, персонажа и его образа);

7.1.0. процессуальное право (в т.ч. уголовно-, административно-, арбитражно-, гражданско-процессуальное);